文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王逸君

　　在專利創(chuàng)造性判斷的核心環(huán)節(jié)，需同時(shí)考量發(fā)明是否具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)與顯著的進(jìn)步。判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，本質(zhì)在于審視對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，要求保護(hù)的發(fā)明相較于現(xiàn)有技術(shù)是否屬于顯而易見的改進(jìn)。而評(píng)估要求保護(hù)的發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，業(yè)界普遍采用 “三步法” 作為系統(tǒng)判斷框架。在此流程中，第一步便是精準(zhǔn)確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，這一基礎(chǔ)步驟的準(zhǔn)確性，直接影響后續(xù)創(chuàng)造性評(píng)判的客觀公正。本文旨在結(jié)合一些典型案例構(gòu)建一套方法論，用以論證最接近現(xiàn)有技術(shù)選擇的合理性。

　　一、審查指南中的定義辨析

　　根據(jù)2023版最新審查指南，最接近的現(xiàn)有技術(shù)，是指現(xiàn)有技術(shù)中與要求保護(hù)的發(fā)明最密切相關(guān)的一個(gè)技術(shù)方案，它是判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的基礎(chǔ)。最接近的現(xiàn)有技術(shù)，例如可以是，與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同，所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果或者用途最接近和／或公開了發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)，或者雖然與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域不同，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)。應(yīng)當(dāng)注意的是， 在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，應(yīng)首先考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或者相近的現(xiàn)有技術(shù)，其中，要優(yōu)先考慮與發(fā)明要解決的技術(shù)問題相關(guān)聯(lián)的現(xiàn)有技術(shù)?！?】

　　從上述定義來看，中國審查指南中對(duì)“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”的定義相對(duì)寬泛，其與所要求的保護(hù)的發(fā)明，技術(shù)領(lǐng)域可以相同，也可以不同，其中“例如可以是”的表述僅為指引性說明，并非排他性限定。這表明，技術(shù)領(lǐng)域相同并非創(chuàng)造性判斷的硬性前提。然而，這并不意味著技術(shù)領(lǐng)域在創(chuàng)造性判斷中無足輕重。恰恰相反，技術(shù)領(lǐng)域是定義中著重強(qiáng)調(diào)的首要考量因素。在相同技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)，現(xiàn)有技術(shù)與發(fā)明往往更容易聚焦于類似的 “所要解決的技術(shù)問題”；反之，若分屬不同技術(shù)領(lǐng)域，其能否實(shí)現(xiàn)發(fā)明的功能，以及是否存在相同的 “所要解決的技術(shù)問題”，都需要打上一個(gè)大大的問號(hào)。

　　需特別注意的是，這里的“所要解決的技術(shù)問題”與“三步法”的第二步中的“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”有著本質(zhì)區(qū)別?！八鉀Q的技術(shù)問題”，本質(zhì)上是每項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)或?qū)＠暾?qǐng)自身設(shè)定的主觀技術(shù)目標(biāo)；而“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”，則是通過對(duì)比專利申請(qǐng)與最接近的現(xiàn)有技術(shù)，找出區(qū)別技術(shù)特征后，依據(jù)這些特征在發(fā)明中實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果來確定的，這與歐洲創(chuàng)造性判斷方法（Problem-Solution Approach）中的 “客觀技術(shù)問題（objective technical problem）” 概念相似。

　　由此可見，準(zhǔn)確認(rèn)定 “發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”，必須以正確確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)為前提。一旦最接近的現(xiàn)有技術(shù)判斷錯(cuò)誤，本領(lǐng)域技術(shù)人員將從源頭喪失實(shí)施改進(jìn)的明確方向。當(dāng)對(duì)比文件與專利申請(qǐng)主觀上要解決的技術(shù)問題差異巨大甚至毫無關(guān)聯(lián)時(shí)，技術(shù)人員很難產(chǎn)生基于該對(duì)比文件推導(dǎo)出涉案專利技術(shù)方案的動(dòng)機(jī)，即便能夠準(zhǔn)確識(shí)別區(qū)別技術(shù)特征，在 “三步法” 的第二步——確認(rèn) “發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”時(shí)，也極有可能出現(xiàn)偏差。

　　二、實(shí)務(wù)中的解決辦法

　　在專利實(shí)務(wù)操作中，審查員對(duì)“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”確定是否合理，直接關(guān)系到后續(xù)的爭(zhēng)辯及修改策略的有效性。雖然中國審查實(shí)踐對(duì)“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”的判斷標(biāo)準(zhǔn)相較于歐洲更為靈活，并且在后續(xù)爭(zhēng)議解決程序中直接判定最接近的現(xiàn)有技術(shù)認(rèn)定錯(cuò)誤的案例相對(duì)少見，但專利代理師在答復(fù)OA的過程中，仍然應(yīng)充分展開論述，通過嚴(yán)密的邏輯和詳實(shí)的論證，向?qū)彶閱T清晰闡釋己方觀點(diǎn)，以此提升說服效果。

　　尤為關(guān)鍵的是，代理師如深入剖析本申請(qǐng)與對(duì)比文件的技術(shù)構(gòu)思，強(qiáng)調(diào)二者在技術(shù)問題層面的關(guān)聯(lián)性差異，則有助于審查員在審閱意見陳述時(shí)，更全面地理解不同技術(shù)方案間的本質(zhì)區(qū)別，更清晰把握發(fā)明創(chuàng)造的底層邏輯。此外，將核心爭(zhēng)辯點(diǎn)前置，能為后續(xù)答復(fù)和修改預(yù)留更多策略空間，顯著提升專利申請(qǐng)的授權(quán)概率。

　　從本質(zhì)上來說，“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”應(yīng)是能引導(dǎo)本領(lǐng)域技術(shù)人員預(yù)期通過合理改進(jìn)，進(jìn)而獲得本申請(qǐng)技術(shù)方案的基礎(chǔ)文件。若要爭(zhēng)辯現(xiàn)有技術(shù)選取不當(dāng)，關(guān)鍵在于論證該文件是否會(huì)使技術(shù)人員從起始階段就喪失通向涉案專利技術(shù)方案的路徑。

　　針對(duì) “最接近的現(xiàn)有技術(shù)” 適用性的答復(fù)策略，筆者認(rèn)為，可按思維順序由淺入深劃分為四個(gè)考量步驟展開全面分析：

　　步驟1，判斷技術(shù)領(lǐng)域：首要判斷該技術(shù)是否完全脫離專利申請(qǐng)技術(shù)方案所屬技術(shù)領(lǐng)域。若二者技術(shù)領(lǐng)域截然不同，意味著該現(xiàn)有技術(shù)很有可能從根源上不存在專利申請(qǐng)所試圖解決的相關(guān)技術(shù)問題，其作為最接近現(xiàn)有技術(shù)的合理性便存在根本缺陷。

　　步驟2，確認(rèn)技術(shù)問題：若技術(shù)領(lǐng)域相同，則需細(xì)致分析該現(xiàn)有技術(shù)與專利申請(qǐng)所要解決的技術(shù)問題是否存在關(guān)聯(lián)。若現(xiàn)有技術(shù)未涉及相關(guān)技術(shù)問題，技術(shù)人員自然不會(huì)產(chǎn)生基于該技術(shù)進(jìn)行針對(duì)性改進(jìn)的需求。

　　步驟3，區(qū)分技術(shù)構(gòu)思：當(dāng)技術(shù)領(lǐng)域相同且面臨相同或相似的技術(shù)問題時(shí)，進(jìn)一步探究現(xiàn)有技術(shù)是否采用了與專利申請(qǐng)完全迥異的技術(shù)構(gòu)思來解決問題。若技術(shù)構(gòu)思差異顯著，表明二者在解決問題的核心思路上存在根本性分歧。

　　步驟4，尋找反向教導(dǎo)：在專利創(chuàng)造性判斷中，反向教導(dǎo)的分析不應(yīng)局限于流程末端，即便已從技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問題、技術(shù)構(gòu)思等維度展開爭(zhēng)辯，仍可借助反向教導(dǎo)進(jìn)一步夯實(shí)論證。例如下述案例3，在論證技術(shù)問題差異的同時(shí)也提出了對(duì)比文件1中存在反向教導(dǎo)?，F(xiàn)有技術(shù)為達(dá)成其主觀設(shè)定的技術(shù)目標(biāo)，通常存在核心設(shè)計(jì)要素，這些要素會(huì)形成固有技術(shù)指引。當(dāng)本領(lǐng)域技術(shù)人員以該現(xiàn)有技術(shù)為起點(diǎn)時(shí)，受其核心設(shè)計(jì)邏輯的約束，自然不會(huì)偏離至相悖的技術(shù)改進(jìn)方向。這意味著，若能證明最接近現(xiàn)有技術(shù)存在反向教導(dǎo)，便能有力阻斷從該技術(shù)通往涉案專利技術(shù)方案的路徑，從而顯著削弱其作為最接近現(xiàn)有技術(shù)的合理性。

　　以下筆者就這四個(gè)步驟分別選取一些案例進(jìn)行說明：

　　（1）判斷技術(shù)領(lǐng)域

　　技術(shù)領(lǐng)域差異較大往往是相對(duì)容易論述的情況。盡管從不同技術(shù)領(lǐng)域選取最接近的現(xiàn)有技術(shù)是審查指南允許的，但這往往意味著對(duì)公開的技術(shù)特征的匹配度、技術(shù)效果的類似性、主觀技術(shù)問題的相關(guān)度要求更高。而不同技術(shù)領(lǐng)域先天意味著存在不同的研發(fā)目標(biāo)，以其為支點(diǎn)往往能容易找到突破口。但僅憑技術(shù)領(lǐng)域不同，不能當(dāng)然認(rèn)為該現(xiàn)有技術(shù)不能作為做出專利申請(qǐng)的起點(diǎn)。

　　案例1：國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì) 第100159 號(hào)復(fù)審決定（201110393196.1）

　　涉案申請(qǐng)為一種低分子量聚乙二醇-坦索羅辛結(jié)合物（通過 PEG 改造坦索羅辛以增加其水溶性、降低中樞系統(tǒng)毒副作用）。

　　盡管對(duì)比文件1也使用了 PEG，但因其與涉案申請(qǐng)?jiān)诩夹g(shù)領(lǐng)域上差異顯著（前者用于半合成抗生素及其中間體制備中的青霉素?；感揎?，后者針對(duì)治療良性前列腺增生的藥物），導(dǎo)致二者主觀上要解決的技術(shù)問題、產(chǎn)生的效果均不同（前者為形成兩水相生物轉(zhuǎn)化體系以促進(jìn)催化反應(yīng)，后者為改善坦索羅辛的水溶性和毒性）；同時(shí)，兩者所用 PEG 的分子量差異明顯（涉案申請(qǐng)為 282，對(duì)比文件 1 為 10000），導(dǎo)致對(duì)被修飾物的性能影響不同。

　　因此，復(fù)審決定認(rèn)為對(duì)比文件 1 不適于作為該涉案申請(qǐng)最接近的現(xiàn)有技術(shù)，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于對(duì)比文件 1，不會(huì)有動(dòng)機(jī)去解決本申請(qǐng)所在技術(shù)領(lǐng)域中坦索羅辛水溶性低和具有毒性的問題?！?】【3】

　　本案從技術(shù)領(lǐng)域出發(fā)，最終落點(diǎn)在二者自身所要解決的技術(shù)問題和技術(shù)效果不一樣。

　　案例2：最高人民法院（2014）知行字第84號(hào) 日本斯倍利亞社股份有限公司與國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)行政裁決申訴行政裁定

　　本案圍繞“無鉛軟釬焊料合金”發(fā)明專利無效宣告引發(fā)訴訟。

　　本專利權(quán)利要求1的內(nèi)容是：“無鉛的焊料合金，其特征在于，含有0.3—0.7wt％Cu，0.04—0.1wt％Ni，其余為Sn?！弊C據(jù)1公開了一種用于半導(dǎo)體的合金連接材料，其中示出某種合金組成為包括0.5wt％的Cu、0.5wt％Ni、余量為Sn。即，本專利權(quán)利要求1相對(duì)于證據(jù)1的區(qū)別在于Ni的含量。

　　斯倍利亞社申請(qǐng)?jiān)賹彿Q，涉案專利權(quán)利要求1與證據(jù)1雖然都涉及無鉛的釬焊料合金，但涉案專利適用于噴流焊接法，證據(jù)1適用于凸塊焊接法，涉案專利所要解決的是噴流焊接法的特性問題而非軟釬焊料合金的共性問題，二者在技術(shù)思想上存在明顯差異。本發(fā)明要解決的技術(shù)問題在證據(jù)1中并不存在，因此證據(jù)1不能作為最接近的對(duì)比文件來評(píng)判本專利的創(chuàng)造性。

　　最高院經(jīng)審查認(rèn)為，判斷一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)是否可以作為最接近的對(duì)比文件使用，需要從所屬技術(shù)領(lǐng)域、所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果或者用途、是否能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能以及公開發(fā)明的技術(shù)特征的多少等方面進(jìn)行判斷。技術(shù)領(lǐng)域的確定，應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求所限定的內(nèi)容為準(zhǔn)，一般根據(jù)專利的主題名稱，結(jié)合技術(shù)方案所實(shí)現(xiàn)的技術(shù)功能、用途加以確定。本專利權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)一種無鉛的焊料合金，證據(jù)1公開了一種用于半導(dǎo)體的合金連接材料，二者均屬于軟釬焊料合金領(lǐng)域，技術(shù)領(lǐng)域相同，且證據(jù)1公開了權(quán)利要求1的無鉛焊料合金的各組份以及Cu的含量和Sn為余量的技術(shù)特征，故證據(jù)1可以作為最接近的對(duì)比文件來評(píng)價(jià)本專利的創(chuàng)造性。此外，本專利權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)的是一種無鉛釬焊料合金產(chǎn)品，在該權(quán)利要求中并未限定其用途，故斯倍利亞社所述二者適用的技術(shù)領(lǐng)域不同，證據(jù)1不能用以評(píng)價(jià)本專利創(chuàng)造性的申請(qǐng)?jiān)賹徖碛刹荒艹闪?。?】

　　筆者認(rèn)為，本案比較典型地體現(xiàn)了，技術(shù)領(lǐng)域的差異并不當(dāng)然指向二者不存在相同的所要解決的技術(shù)問題。此外，技術(shù)領(lǐng)域如何界定，在指南中并無確定性標(biāo)準(zhǔn)，不同的分類標(biāo)準(zhǔn)會(huì)導(dǎo)致結(jié)論不一，因此僅僅爭(zhēng)辯技術(shù)領(lǐng)域不同并不能說明從該現(xiàn)有技術(shù)絕對(duì)無法到達(dá)涉案專利或?qū)＠暾?qǐng)，最終還是要通過是否存在相同技術(shù)問題進(jìn)行辨析。例如本案，雖然適用的焊接法不同，但都屬于大的軟釬焊料合金領(lǐng)域，而不同焊接法是否導(dǎo)致以證據(jù)1為起點(diǎn)無法得到本申請(qǐng)權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案？從該裁定全文看，最高院并未認(rèn)可再審申請(qǐng)人該觀點(diǎn)。本專利在說明書中的記載并未能證明該Ni的含量范圍具有再審申請(qǐng)人所闡述的各種技術(shù)效果，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員可以通過有限次試驗(yàn)得到相應(yīng)的含量范圍。

　　此外，筆者對(duì)本案裁定中“技術(shù)領(lǐng)域的確定，應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求所限定的內(nèi)容為準(zhǔn)”的論述存有疑問。筆者認(rèn)為，在確定一項(xiàng)專利或?qū)＠暾?qǐng)所屬的技術(shù)領(lǐng)域時(shí)，應(yīng)當(dāng)基于說明書所公開的內(nèi)容，立足于本領(lǐng)域技術(shù)人員的知識(shí)水平和理解能力，進(jìn)行客觀分析。應(yīng)綜合考慮其背景技術(shù)、具體技術(shù)方案及其各技術(shù)特征之間的關(guān)聯(lián)，從整體上全面把握其屬于哪個(gè)技術(shù)領(lǐng)域。

　　（2）確認(rèn)所要解決的技術(shù)問題

　　案例3：(2022)最高法知行終293號(hào) 某醫(yī)療公司、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利申請(qǐng)駁回復(fù)審行政糾紛二審行政判決書  

　　本案涉及一種通過上皮內(nèi)腔器官束掃描對(duì)上皮內(nèi)腔器官進(jìn)行光學(xué)成像的方法和系統(tǒng)，其發(fā)明目的是解決因光學(xué)裝置和待成像身體部位間的氣囊，導(dǎo)致電磁輻射穿過氣囊表面產(chǎn)生像差的問題。

　　對(duì)比文件 1 是用于治療血管閉塞的血管內(nèi)導(dǎo)管系統(tǒng)，雖設(shè)有類似本申請(qǐng)氣囊的球囊，但球囊位于光纖遠(yuǎn)端部后端，作用是穩(wěn)定動(dòng)脈內(nèi)導(dǎo)管軸的端部區(qū)域，光纖發(fā)出的光束并不穿過球囊，且光纖遠(yuǎn)端部未被封裝，不會(huì)產(chǎn)生像差問題。

　　也就是說，對(duì)比文件1中的球囊看似類似于涉案申請(qǐng)的氣囊，其實(shí)不同，因此不存在涉案申請(qǐng)的氣囊?guī)淼募夹g(shù)問題。

　　另外，對(duì)比文件 1 的工作元件若像本申請(qǐng)那樣被包裹或封裝，就無法接觸并進(jìn)入閉塞物，會(huì)使其治療目的無法實(shí)現(xiàn)。所以盡管對(duì)比文件 1與本申請(qǐng)所處的技術(shù)領(lǐng)域類似，但對(duì)比文件1中不存在本申請(qǐng)要解決的技術(shù)問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員難以從對(duì)比文件 1 獲得通過改進(jìn)得到涉案申請(qǐng)的技術(shù)方案的發(fā)明動(dòng)機(jī)。

　　在該判決中，最高人民法院二審認(rèn)為：發(fā)明創(chuàng)造是為了解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的技術(shù)問題所提出的發(fā)明構(gòu)思，以及為實(shí)現(xiàn)該發(fā)明構(gòu)思而采用的技術(shù)手段的集合?！叭椒ā钡膶?shí)質(zhì)是重構(gòu)發(fā)明并判斷該重構(gòu)過程對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是否顯而易見，即本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)沿著技術(shù)問題指明的方向定位“三步法”的最佳起點(diǎn)，以技術(shù)問題作為內(nèi)驅(qū)力尋找并確定技術(shù)啟示。因此，確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)需要以技術(shù)問題為引領(lǐng)，即作為改進(jìn)起點(diǎn)的現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)該與申請(qǐng)人所關(guān)注的技術(shù)問題具有合理的關(guān)聯(lián)，如果所選擇的最接近的現(xiàn)有技術(shù)與發(fā)明所要解決的技術(shù)問題無關(guān)，本領(lǐng)域技術(shù)人員以此為基礎(chǔ)將會(huì)喪失改進(jìn)的目標(biāo)，無法產(chǎn)生完成發(fā)明的動(dòng)機(jī)，亦不會(huì)將其他現(xiàn)有技術(shù)公開的技術(shù)內(nèi)容應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)得到發(fā)明請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案?！?】

　　本案再次強(qiáng)調(diào)了“技術(shù)問題”在創(chuàng)造性評(píng)價(jià)中的核心地位，即技術(shù)啟示的尋找和組合必須圍繞發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題展開，否則就可能陷入事后諸葛亮式的主觀推斷。

　　（3）區(qū)分技術(shù)構(gòu)思

　　案例4：（2022）最高法知行終316號(hào) 鄭州澤正技術(shù)服務(wù)有限公司、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利申請(qǐng)駁回復(fù)審行政糾紛二審行政判決

　　涉案申請(qǐng)與對(duì)比文件均涉及用于克氏針的折彎裝置，克氏針是醫(yī)療領(lǐng)域中骨科常用的內(nèi)固定材料。

　　本案中，二審法院首先認(rèn)為，被訴決定及一審判決對(duì)權(quán)利要求 1 與對(duì)比文件 1 的區(qū)別技術(shù)特征認(rèn)定錯(cuò)誤?！巴馓紫蚩耸厢樖┘诱蹚澚Φ挠|頭圍繞旋轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動(dòng)”與“尖嘴鉗的頭部作為旋轉(zhuǎn)軸”應(yīng)作為整體認(rèn)定為區(qū)別技術(shù)特征。

　　第二，在技術(shù)啟示方面，本申請(qǐng)與對(duì)比文件 1 雖面對(duì)相同技術(shù)問題，但技術(shù)構(gòu)思不同，二者使克氏針彎曲的部件在結(jié)構(gòu)、位置及效果上存在明顯差異，本領(lǐng)域技術(shù)人員不會(huì)基于對(duì)比文件1的克氏針折彎器產(chǎn)生改進(jìn)動(dòng)機(jī)。同時(shí)，對(duì)比文件2的觸頭不能繞尖嘴鉗長度方向的中心軸旋轉(zhuǎn)，沒有給出“將對(duì)比文件1中的折彎底座5替換成尖嘴鉗，利用尖嘴鉗進(jìn)行克氏針夾持”的技術(shù)啟示。據(jù)此，二審改判撤銷一審判決及被訴決定，由國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。

　　該案中，最高人民法院二審認(rèn)為，在采用“三步法”判斷發(fā)明創(chuàng)造是否具備創(chuàng)造性的過程中，如果發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的發(fā)明構(gòu)思存在明顯差異，通常可以認(rèn)定本領(lǐng)域技術(shù)人員不會(huì)有改進(jìn)最接近的現(xiàn)有技術(shù)以得到發(fā)明的動(dòng)機(jī)；如果作為現(xiàn)有技術(shù)的對(duì)比文件之間在發(fā)明構(gòu)思上存在明顯差異，則通常可以認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)不存在將上述對(duì)比文件結(jié)合以得到本發(fā)明的技術(shù)啟示。【6】

　　也就是說，本案明確了“發(fā)明構(gòu)思”對(duì)于專利創(chuàng)造性評(píng)價(jià)的影響，對(duì)于在專利授權(quán)確權(quán)行政案件中注重關(guān)注發(fā)明構(gòu)思，避免“后見之明”低估發(fā)明的創(chuàng)造性，讓確有技術(shù)貢獻(xiàn)的發(fā)明能夠獲得專利權(quán)的保護(hù)，具有指導(dǎo)意義。

　　（4）尋找反向教導(dǎo)論據(jù)

　　案例5：（2020）最高法知行終185號(hào) 上訴人國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局與被上訴人上海國靖機(jī)械設(shè)備有限公司、原審第三人寧波杰納爾綁扎科技有限公司實(shí)用新型專利權(quán)無效行政糾紛案二審行政判決

　　本專利權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)一種集裝箱角件的連接部件。國靖公司認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員在證據(jù)1的基礎(chǔ)上容易得到本專利權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案。

　　該案中，最高人民法院二審認(rèn)為，在本專利與證據(jù)1的對(duì)比中，證據(jù)1公開的集裝箱角件連接部件雖與本專利結(jié)構(gòu)相似（如“上部支座”“下部支座”分別對(duì)應(yīng)本專利“上/下連接突出部”，“連接座”對(duì)應(yīng)“沖擊擋板”等），但二者存在關(guān)鍵區(qū)別：①證據(jù)1未明確槽穴 C1 長度為對(duì)角線長度；②未公開上部錐形體兩突出部間距同時(shí)小于槽穴兩側(cè)壁與角件內(nèi)壁間距之和。本專利通過上述區(qū)別特征實(shí)現(xiàn)連接部件雙向插入功能，解決了現(xiàn)有技術(shù)中唯一插入方向易導(dǎo)致反裝失誤的問題。

　　證據(jù)1的技術(shù)方案與本專利說明書記載的背景技術(shù)類似，均是只有唯一的一個(gè)插入方向，并且證據(jù)1的發(fā)明目的就是要防止連接具的反插，在證據(jù)1的教導(dǎo)下，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動(dòng)機(jī)將證據(jù)1的上部錐形體的兩突出部的間距設(shè)置為同時(shí)小于槽穴的兩側(cè)壁分別與角件與其相對(duì)應(yīng)的內(nèi)壁之間的間距之和，從而不容易想到如本專利權(quán)利要求1那樣設(shè)置上部錐形體兩突出部的間距。故本專利權(quán)利要求1相對(duì)于證據(jù)1結(jié)合公知常識(shí)具備創(chuàng)造性。【7】

　　筆者認(rèn)為，本案充分體現(xiàn)了“反向教導(dǎo)”在創(chuàng)造性判斷中的重要意義。證據(jù)1的發(fā)明目的明確在于防止連接具反插，其技術(shù)方案正是圍繞這一目標(biāo)設(shè)計(jì)，客觀上強(qiáng)化了“單向插入”的技術(shù)導(dǎo)向。在此教導(dǎo)下，本領(lǐng)域技術(shù)人員不僅沒有動(dòng)機(jī)將突出部間距設(shè)置為小于兩側(cè)壁間距之和，反而會(huì)刻意避免此類設(shè)計(jì)，以免影響防反插功能。因此，證據(jù)1實(shí)際上對(duì)本專利的技術(shù)改進(jìn)形成了“反向教導(dǎo)”，進(jìn)一步說明涉案專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案并非顯而易見。該案為類似情形下如何識(shí)別和運(yùn)用“反向教導(dǎo)”提供了重要參考。

　　三、結(jié)語

　　此外，筆者還想強(qiáng)調(diào)的是，上述四個(gè)考量步驟并非相互割裂的獨(dú)立環(huán)節(jié)，僅作為實(shí)務(wù)操作的參考框架。在實(shí)際應(yīng)用中，專利代理師可根據(jù)案件特點(diǎn)靈活整合分析邏輯：例如，判斷技術(shù)領(lǐng)域差異后，需進(jìn)一步聚焦技術(shù)問題的關(guān)聯(lián)性；剖析技術(shù)問題時(shí)，往往需結(jié)合技術(shù)構(gòu)思的底層邏輯展開論述；而反向教導(dǎo)的辨析，更應(yīng)貫穿于從技術(shù)領(lǐng)域到技術(shù)構(gòu)思的全鏈條分析過程中。

　　參考文獻(xiàn)：

　　【1】國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南(2023).北京:知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2024:187.

　　【2】國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì).以案說法——專利復(fù)審、無效典型案例指引[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2018：139-140.

　　【3】國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)。第100159號(hào)復(fù)審決定[Z].

　　【4】最高人民法院.（2014）知行字第84號(hào)行政裁定[Z].

　　【5】最高人民法院.（2022）最高法知行終293號(hào)行政判決[Z].

　　【6】最高人民法院.（2022）最高法知行終316號(hào)行政判決[Z].

　　【7】最高人民法院.（2020）最高法知行終185號(hào)行政判決[Z].